Marchi

SERVIZI NEL SETTORE DEI MARCHI D'IMPRESA

A®KONSULT cura il deposito di marchi in Italia e le procedure internazionali relative al marchio europeo e al marchio internazionale.
Per la prosecuzione di domande al di fuori della UE e dei paesi aderenti al sistema internazionale A®KONSULT si avvale della collaborazione pluriennale con una fitta rete di corrispondenti mandatari esteri locali la cui serietà ed esperienza sono indispensabili per il trattamento delle pratiche in loco.

La scelta dei prodotti e servizi di interesse e le verifiche di disponibilità preventive al deposito di un nuovo marchio vengono seguite con particolare attenzione. Con altrettanto scrupolo viene esercitata attività di sorveglianza dei marchi nelle aree geografiche e per le classi merceologiche di interesse. 

A®KONSULT opera direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per le pratiche di deposito di marchi nazionali, presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per il deposito di marchi europei nonché presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale per il deposito di marchi internazionali secondo l’Accordo e/o il Protocollo di Madrid.
 In sintesi di seguito i servizi offerti in materia di marchi:


Preparazione, deposito e prosecuzione di marchi nazionali, europei ed internazionali secondo l’Accordo ed il Protocollo di Madrid


Deposito e prosecuzione tramite mandatari locali di marchi esteri (Canada, Brasile, Argentina, Paesi Arabi ecc.)

Ricerche

Sorveglianze anti-contraffazione

Consulenza tecnico-legale

Contrattualistica

Perizie e Valutazioni economiche

 

Ci preme sottolineare infine che il MARCHIO costituisce il principale veicolo con cui un'Azienda si fa conoscere e scegliere dal consumatore, favorisce la scelta del Cliente che nella costanza della propria scelta attraverso il marchio riconosce la qualità del prodotto/servizio. E' strumento fondamentale per fidelizzare la clientela soprattutto in tempi in cui l'acquisto è divenuto immediato e rapidissimo con l'esponenziale diffusione dell'acquisto on line attraverso marketplaces raggiungibili da tutto il mondo, siti e-commerce, pubblicità e messaggi alla clientela attraverso i canali social.

 

UN OTTIMO MARCHIO IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE E BEN DIVULGATO E PROMOSSO VI DARA' UN IMMENSO VANTAGGIO COMPETITIVO !

 Arkonsult è a Vs. disposizione per affiancarvi e consigliarvi in questo fondamentale passaggio epocale.  

 

EXCURSUS SULLE NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHI

Il regolamento di esecuzione sul marchio dell’UE (RMUE) stabilisce regole e requisiti specifici per le diverse tipologie di marchi riportate di seguito:

-          denominativo

-          figurativo associabile ad una componente denominativa

-          di colore (unico e in combinazione)

-          sonoro – da presentarsi unito alla trascrizione grafica dello stesso (pentagramma)

-          di forma

-          di movimento

-          di posizione

-          multimediale

-          a motivi ripetuti

-          olografico

Ci soffermiamo sulle caratteristiche di alcune di queste tipologie maggiormente innovative.

MULTIMEDIALE

Con le attività economiche che vedono le aziende anche di piccole medie dimensioni sempre di più impegnate ad esaltare la propria visibilità su siti web, internet market places, social media e non solo, spicca per rilevanza il marchio multimediale, definito come «un marchio costituito dalla combinazione di immagine e suono o comprendente tale combinazione».

L’abolizione dell’obbligo di rappresentazione grafica implica che siano diventati accettabili determinati tipi di marchi che possono essere rappresentati solo in formato elettronico.

Per tale fattispecie in particolare l’EUIPO prevede il deposito di un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono in formato MP4 (max 20 Mb).

La rappresentazione deve essere realizzata in una forma che utilizzi la tecnologia generalmente disponibile e che possa essere riprodotta in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettivo. Non sono ammessi campioni o esemplari.

A titolo esemplificativo segue link ad uno di questi marchi https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018056199

OLOGRAFICO

Il marchio olografico è costituito da elementi con caratteristiche olografiche: si tratta quindi di un marchio rappresentato attraverso un “file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l’effetto olografico nella sua interezza”.

Il marchio olografico è caratterizzato da:

-          un numero di vedute illimitato;

-          assenza di descrizione;

-          un formato in JPEG MP4, fino a 20 Mb.

A titolo esemplificativo segue link ad uno di questi marchi

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017993401

POSIZIONE

Il marchio di posizione è quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto.

A titolo esemplificativo segue link ad uno di questi marchi

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001180231

 MOTIVI RIPETUTI

Tra le varie tipologie di marchio europeo c’è poi il marchio a motivi ripetuti, vale a dire quel segno distintivo costituito esclusivamente da un insieme di elementi grafici e/o verbali che si ripetono regolarmente.

A titolo esemplificativo segue link ad uno di questi marchi

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000015602

 MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Un marchio di certificazione deve sostanzialmente GARANTIRE che i prodotti e i servizi da esso contraddistinti siano conformi a determinati standard di qualità controllata. Può essere registrato a livello nazionale e/o europeo e deve essere idoneo a distinguere i prodotti/servizi relativamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio, la qualità, la precisione e/o altre. Il marchio di certificazione è aperto a qualsiasi ente pubblico o privato che ne rispetti i regolamenti d’uso. Tuttavia, i titolari di questo tipo di marchio non devono svolgere attività che comportino la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato dal marchio e il titolare deve presentare una dichiarazione che attesti l’adempimento di tale requisito.

 MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo è un marchio utilizzabile da più soggetti ed attesta il possesso di determinati requisiti da parte dell’utilizzatore e/o dei suoi prodotti, ad esempio l’origine, la qualità o la natura dei prodotti o servizi. Il marchio collettivo può essere registrato a livello nazionale e/o europeo e, in generale, viene concesso in uso a tutti i soggetti che si impegnano a rispettare il regolamento d‘uso stabilito dal titolare del marchio. In particolare, esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso in uso ai membri delle stesse.

RAFFORZATA LA TUTELA DELLE I.G. IN RAPPORTO AI DIRITTI DI MARCHIO

Con l’entrata in vigore del Dlgs. 15/2019 è stato recepito il nuovo regolamento UE n. 2015/2436 sulle bevande alcoliche comprendente norme che rafforzano la tutela delle indicazioni geografiche in relazione ai diritti di marchio.

Il 9 aprile 2019 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo regolamento relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande alcoliche e di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche e all’uso dell’alcool etilico e di distillati di origine agricola.

L’obiettivo è quello di migliorare e rendere più chiaro il quadro normativo relativo alle bevande spiritose: le nuove norme dovrebbero garantire una maggiore trasparenza nell’etichettatura in tutto il territorio dell’Unione e assicurare un certo grado di armonizzazione di alcuni aspetti quali, ad esempio, il contenuto massimo di zucchero.

Con l’entrata in vigore del regolamento, le norme riguardanti le indicazioni geografiche di cui viene rafforzata la tutela anche caso di conflitto con marchi, saranno subito applicabili. Di particolare interesse la norma che introduce la possibilità di opposizione alla registrazione di un marchio, rivendicando come anteriorità l’indicazione geografica.

PROVE D’USO QUALE DETERRENTE ALLA DECADENZA DEL MARCHIO

Con il recepimento della direttiva UE 2015/2436 del 16/12/2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424 recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario (ora europeo), ci preme rimarcare l’importanza che riveste per la tutela del proprio marchio nei territori dove è tutelato l’onere di produrre delle prove d’uso al fine di preservarne la registrazione.

Il recepimento della direttiva comporta difatti un’inversione dell’onere della prova, ora in capo al titolare del marchio che ha subito l’azione.

La decadenza per non uso è fissata a seconda dei singoli paesi in cui il marchio è registrato da tre a cinque anni dal deposito e/o registrazione, con intenzione a ridurre il termine a tre anni dimostrata da diverse legislazioni in questi ultimi tempi.

La direttiva su citata difatti cita:

30 - ”…i titolari di marchi anteriori non debbono essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso…”

All’ Art.46.2–46.3 poi “Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 16, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, …, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso…”

Ancora, all’Art.19.1 sulla mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza “Il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.”

Ci preme quindi ribadire l’importanza di alcuni oneri spettanti ora al titolare del marchio: conservare nel tempo le prove circostanziate (fatture, documenti di trasporto, pubblicità, foto di stand a fiere datate, ecc.) attestanti l’uso dei propri marchi nei paesi di interesse in relazione a specifici prodotti /servizi protetti, al fine di tutelarsi in caso di legittime richieste di produzione delle stesse o di contestazione di terzi per non uso.

Le prove dell'uso devono identificare in modo chiaro i fattori di utilizzo del marchio per i prodotti e / o servizi per i quali è registrato (art. 19.1 e 19.3 EUTMDR), quali:

-       Luogo - deve essere chiaro dalla prova in quale Paese il marchio è stato utilizzato in relazione ai beni o ai servizi coinvolti;

-       Tempo - deve essere chiaro in quale periodo il marchio era in uso e l'uso deve essere all'interno del "Periodo rilevante" (ultimi cinque anni)

-       Misura - tiene conto di tutte le situazioni circostanti, tra cui la natura dei beni e dei servizi, le caratteristiche del mercato interessato, l'estensione territoriale dell'uso, il volume commerciale, la durata e la frequenza.

-       Natura - il marchio deve essere utilizzato nella stessa forma in cui è registrato nel rispetto della sua funzione, nel corso degli scambi e in relazione ai beni e/o ai servizi coinvolti.

Quindi, essere in grado di produrre delle prove d’uso che siano considerate idonee dagli uffici dei Paesi interessati alla tutela costituisce il fondamento della salvaguardia del marchio anche in relazione ad eventuali procedure di decadenza per non uso attivate da terzi interessati al marchio oggetto di contenzioso.

RECENTISSIME NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI MARCHI - MISE

Con il D. L. n. 15 del 20.02.2019 in attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436 è entrata in vigore la modifica alla normativa sui marchi d’impresa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30). I cambiamenti sono sia sostanziali sia procedurali.

In sintesi le principali novità:

ABOLIZIONE DEL REQUISITO DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

E’ resa possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (es. marchi di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile, a condizione che essa consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta.

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DALLA FORMA DEL PRODOTTO

L’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ai marchi costituiti esclusivamente da caratteristiche derivanti dalla natura o dalle tecniche relative all’ottenimento del prodotto stesso.

COSTITUISCE MOTIVO DI IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO IL CONFLITTO CON:

1. preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per:

a) prodotti agroalimentari,

b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose;

2. menzioni tradizionali per i vini (MTV),

3. specialità tradizionali garantite (STG),

4. denominazioni di varietà vegetale precedentemente registrata.

Presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  www.politicheagricole.it/ gli elenchi esaustivi.

Il Decreto prevede inoltre l’ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio tra cui  il  marchio anteriore gode di rinomanza ed è notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (Art. 6 bis Convenzione di Parigi).

Inoltre nei procedimenti di decadenza di un marchio registrato da oltre cinque anni ora incombe sul titolare l’onere della prova di averlo debitamente utilizzato. Lo stesso onere spetta al titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque anni nei procedimenti da esso proposti per far dichiarare la contraffazione o la nullità di un marchio successivo.

Nell’ottica di introdurre misure più stringenti per la lotta alla contraffazione, viene stabilito che il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il marchio – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche su imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi, qualora sussista un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio.

E’ prevista anche la possibilità di applicare, a certe condizioni, la procedura di sequestro alla frontiera di merci contraffatte, anche in caso di mero transito in Italia.

MODIFICA DELLA NORMATIVA SUI MARCHI COLLETTIVI E INTRODUZIONE DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE

I marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione (che è la stessa di qualsiasi altro marchio) ma per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali;

I marchi di certificazione vengono identificati come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.» (Articolo 83, paragrafo 1, RMUE).

Il titolare di un marchio di certificazione può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.

(https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks)

 

In attesa dell’emanazione del Decreto di Attuazione, è stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 il testo del D.L. 34/2019 che è entrato in vigore il 1° maggio.

 

Fra gli altri provvedimenti, di particolare interesse sono rispettivamente l’art. 31 sulla tutela dei Marchi storici italiani e l’art. 32 dove si tratta il contrasto all'Italian sounding, fenomeno dilagante specie nel comparto agroalimentareVengono infatti rafforzate le norme di tutela contro la falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.

La notorietà e lo sfruttamento del così detto “Made in Italy” fanno sì che aziende spesso di dubbia provenienza trovino terreno fertile all’incremento del proprio business e al rafforzamento della propria immagine: è proprio il contrasto a chi si propone senza qualifica o titolo alcuno di sfruttare la buonafede del consumatore evocando la presunta origine italiana dei prodotti apponendo senza titolo la dicitura “made in Italy” che è obiettivo della norma.  

Il testo della norma del D.L. 34/2019 è visibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario