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L'Ufficio per la Proprietà Intellettuale canadese (CIPO) ha confermato l’entrata in vigore della nuova normativa in tema di marchi. Il nuovo Regolamento armonizza le disposizioni normative locali con quelle relative al Protocollo di Madrid cui il Canada ha di recente aderito e comporta significativi cambiamenti nella gestione dei marchi canadesi, tra i quali indichiamo in sintesi:

Adesione del Canada al Protocollo di Madrid

Sarà possibile per soggetti canadesi richiedere la registrazione internazionale di un marchio in tutti i Paesi aderenti al Protocollo attraverso una singola domanda. Lo stesso potrà essere fatto per richiedere la protezione di un marchio in Canada attraverso la procedura di registrazione internazionale.

Adeguamento del periodo di validità delle registrazioni da 15 a 10 anni

Adozione della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi di Nizza

Dichiarazioni d’uso

Viene abolita la richiesta di fornire dati sull’uso al momento del deposito nonché la necessità di fornire i dati relativi ad una precedente registrazione straniera come base per il deposito di una domanda di marchio canadese. Le domande includeranno soltanto una dichiarazione standard con la quale il richiedente afferma di avere utilizzato o intende utilizzare il marchio in Canada. Non sarà quindi più necessario indicare la data di primo utilizzo del marchio in qualunque paese e si potrà dunque depositare un segno anche se questo non è mai stato usato in alcun territorio.

Introduzione del sistema di deposito con una domanda per ogni classe rivendicata

Le domande depositate per una sola classe godranno di una lieve riduzione delle tasse governative mentre i depositi in più classi vedranno un aumento delle stesse.

Le richieste di rinnovo saranno accettate solo sei mesi prima o sei mesi dopo la scadenza del termine.

Divisione delle domande

Sarà possibile dividere prodotti e servizi di una domanda di marchio in più domande divisionali durante la fase di esame e nel corso di un procedimento di opposizione, con la possibilità di ottenere comunque la registrazione parziale di un marchio qualora parte dei prodotti o dei servizi venissero contestati dagli esaminatori o a seguito di un'opposizione subita.

Sono previsti anche cambiamenti nelle procedure di opposizione.

Le novità di cui sopra probabilmente incrementeranno il numero dei marchi depositati e, conseguentemente, potrebbe essere più frequente l'inoltro di obiezioni da parte degli esaminatori a causa di anteriorità interferenti.

L’uso del segno continuerà tuttavia ad avere la sua importanza: un soggetto che ha utilizzato il proprio marchio avrà comunque maggiori tutele rispetto ad un altro soggetto che abbia utilizzato un marchio identico o simile in epoca successiva.

Tra le intese sottoscritte a Villa Madama tra Cina e Italia in questi giorni c’è quella tra il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Il nuovo accordo elimina le doppie imposizioni fiscali. Il nuovo testo, informa il Ministero, aggiorna quello in vigore dal 1990 e recepisce le raccomandazioni vincolanti del progetto OCSE/G20 BEPS.

Uno degli aspetti più interessanti che viene trattato negli accordi è il tema delle Royalties. A tal proposito è previsto che “l'aliquota generale applicabile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. È invece prevista un'aliquota effettiva del 5% (l'aliquota nominale del 10% si applica sull'ammontare del 50 per cento delle royalties) per i pagamenti relativi all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Questa aliquota è inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con i principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6%.”

Naturalmente, una particolare enfasi è stata posta dagli organi di informazione circa gli aspetti riguardanti le aliquote sui dividendi, sugli interessi e sulle plusvalenze, tutte materie strettamente economiche che lasciamo commentare agli esperti del settore.

Per ciò che ci riguarda da vicino, riteniamo che l’aspetto delle royalties trovi un ampio margine di applicazione, specie per le  PMI italiane che, pur volendo ampliare il proprio mercato, hanno sempre trovato un forte ostacolo negli oneri a cui hanno dovuto far fronte sinora.

(http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0058.html)

Ampliare il proprio mercato e penetrare quello cinese, è indubbiamente una sfida a cui molte aziende italiane cercheranno di sottoporsi soprattutto ora, dopo la firma delle intese sottoscritte a Villa Madama tra Italia e Cina, più note come “Nuova Via della Seta”.

Un bacino di “consumers” come quello cinese è una opportunità troppo ghiotta per non essere presa in seria considerazione. Tuttavia, come tutte le opportunità di ampliamento, anche questa richiede attente valutazioni e conoscenze. Nella nostra attività di Consulenti, già più volte abbiamo avuto l’opportunità di collaborare con aziende alle prese con richieste di deposito di titoli in P.I. in Cina ed in base alle nostre esperienze ed alle recenti novità apportate dagli accordi, riteniamo doveroso fare una breve panoramica di quanto necessario attivare per proteggersi da possibili contraffazioni.

Uno degli strumenti più validi a cui ricorrere per evitare conflitti con i partner cinesi (ma non solo!) prima di rivelare qualsiasi informazione, è la sottoscrizione di un “NNN agreement” (non disclosure – non use – non circumvention), un accordo che prevede la protezione dei dati e delle informazioni, nonché dell’uso illecito del prodotto/servizio oggetto della collaborazione. E’ importante in questa fase prevedere degli accordi che tutelino entrambe le parti in egual misura e che, nella nomina del Foro competente a risolvere le eventuali  controversie, siano nominati quelli di entrambe le parti, specie quando si parla di un bacino d’utenza così vasto come il territorio cinese.

Il secondo punto da considerare è la registrazione preventiva del titolo (marchio, design, brevetto) che si intende commercializzare/produrre in Cina, anche attraverso la registrazione internazionale, designandola come territorio di protezione.

Se si intende raggiungere più agevolmente il consumatore cinese una rilevante valutazione da fare è quella di registrare il marchio anche in caratteri cinesi sonpratutto per prodotti di largo consumo.

Un aspetto importante e basilare per una azienda che vuole penetrare il mercato cinese è  fornito dalla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio. Per limitare possibili controversie che negli ultimi anni sono cresciute in maniera esponenziale, il governo cinese ha obbligato gli enti fiera a dotarsi di un ufficio denominato “I.P.bureau” quando la manifestazione ha una durata superiore ai due giorni. In questo frangente è bene avere a propria disposizione lla documentazione che attesti la proprietà del titolo e/o dei diritti di sfruttamento. Qualora si dovessero rilevare infrazioni palesi, o ritenere di aver subito una qualsiasi violazione del titolo di P.I., è bene, dopo una opportuna raccolta di prove (cataloghi, fotografie, etc.) rivolgersi alle autorità competenti ed all’ I.P. bureau stesso che ha facoltà di intervenire.

Un ulteriore aspetto della volontà di trasparenza e di buona pratica commerciale è data dalla approvazione da parte del governo cinese di una legge il 31.08.18 che prevede che le piattaforme di e-commerce (es. Alibaba) debbano richiedere agli operatori che intendono avvalersi della piattaforma stessa per la vendita dei loro prodotti/servizi, di fornire informazioni veritiere e verificabili dei titoli e licenze relative al commercio del prodotto/servizio che intendono commercializzare. Qualora una titolare di P.I. ritenga di aver subito violazione, la piattaforma, dopo debita notifica, è obbligata a bloccare/eliminare l’utente/prodotto/servizio contraffatto. Qualora detta piattaforma non intervenisse tempestivamente, verrebbe difatti ritenuta pari responsabile della violazione.

Altri e molteplici aspetti coinvolgono le buone pratiche commerciali messe in evidenza dagli ultimi accordi sottoscritti con il governo cinese, alle quali non mancheremo di dar seguito su queste pagine.  

Le modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (UE) sono tuttora incerte vista la confusione delle posizioni all’interno del Parlamento britannico ma, nonostante l’incertezza sulla data della Brexit, come già anticipato in queste pagine, per i titolari di marchi UE e design comunitari già concessi sono previste procedure per garantire continuità di tutela. Tuttavia nel caso di domande pendenti occorrerà attivarsi per depositare una nuova domanda.    

Attualmente, a seguito della proroga al 30 giugno 2019 ed al conseguente dibattito interno al Parlamento britannico, la situazione rimane congelata in attesa di accordi politici.

Al momento dell’uscita, qualsiasi sia la data, secondo le dichiarazioni del governo inglese, i diritti di proprietà industriale dell’UE saranno trattati nel Regno Unito come segue.

Marchi e design dell’Unione Europea registrati

L’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito (THE UK PO) rilascerà automaticamente ai titolari di diritti di proprietà industriale dell’UE registrazioni nazionali di marchi e design “cloni” di quelle dell’UE.

Tale trasformazione avrà luogo senza alcun costo per i titolari, e ovviamente il nuovo titolo nazionale nel Regno Unito richiederà un rinnovo separato da quello del titolo originario dell’UE.

La stessa procedura sarà applicata alle designazioni UE di registrazioni internazionali di marchi e design, che quindi saranno anch’esse clonate in registrazioni nazionali del Regno Unito.

Questioni relative alla decadenza per non uso del marchio

Sarà considerata soggetto a decadenza per non uso una registrazione di marchio del Regno Unito clonata da una registrazione UE solo se al momento della Brexit detta registrazione UE era parimenti soggetta a decadenza per non uso.

Marchi e design dell’Unione Europea pendenti al momento della Brexit

Al fine di mantenere la protezione nel Regno Unito di domande di marchio o design UE non ancora concesse al momento delle Brexit, occorrerà effettuare nuovi depositi nazionali entro nove mesi dalla Brexit. Tali nuovi depositi manterranno dunque la priorità delle corrispondenti domande UE. Lo stesso varrà per le designazioni UE di registrazioni internazionali.

Esaurimento dei diritti

I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti – in quanto non più invocabili per prodotti già immessi in commercio dal titolare, o da terzi con il suo consenso, ai sensi delle norme UE e del Regno Unito prima del termine del periodo transitorio – rimarranno esauriti nell’UE e nel Regno Unito.

Dal 18 luglio 2019 il colosso americano Amazon chiuderà il suo marketplace online dedicato ai prodotti di terzi in Cina. Il gruppo di Bezos ha deciso di chiudere il negozio online in Cina che consente ai consumatori locali l'acquisto di beni da venditori locali, confermando le difficoltà a competere in loco con i colossi Alibaba e JD.com che controllano l’82% dell’e-commerce cinese, lasciando pochi spazi di crescita a chi viene dall’estero.